ёридические услуги ¬адима  олосова
ёридические услуги:
©   ®   (P)   IT
(495) 9 8 9 2 2 4 6
(812) 4 5 4 4 6 5 6

En
 

”величить шрифт
 
»

Ќазвание: —редство индивидуализации и средство идентификации

јвтор: ¬.ј.  олосов

 ол-во прочтений: 35367

√од написани€: 2011

ќбновлена: 21.04.2011

 

ѕереписка по электронной почте как доказательство в суде.
12.09.2016. ѕрочтений: 2154.

Instagram Ц насколько вы бесправны, или о правах и »нстаграм.
26.12.2012. ѕрочтений: 26609.

јвторское право и творчество (на примере фотографировани€).
11.02.2012. ѕрочтений: 21466.

—редство индивидуализации и средство идентификации.
21.04.2011. ѕрочтений: 35368.

«акон об электронной подписи Ц нова€ веха в развитии электронного документооборота.
17.04.2011. ѕрочтений: 26961.

¬се юридические комментарии ї

 

—редство индивидуализации и средство идентификации

ћожно ли регистрировать и/или использовать доменное им€, включающее чужой товарный знак?

ћожно ли на форуме указать какого-то производител€ и порекомендовать покупать его товары в определенном магазине?

ћожно ли вообще упоминать чужие товарные знаки и иные средства индивидуализации?

"—ловесное упоминание чужого товарного знака не €вл€етс€ использованием этого знака" (ѕостановление ѕрезидиума ¬ј— –‘ от 01.12.2009 є10852/09 по делу єј45-15761/2008-8/270).

  сожалению, данный подход, выраженный ¬ысшим јрбитражным —удом, реализуетс€ теперь крайне редко, особенно в »нтернет-спорах (в частности, в спорах о правах на доменные имена). Ќередко суды, рассматрива€ иски обладателей прав на товарные знаки и/или фирменные наименовани€ к владельцам доменных имен, занимают позицию, что если используемое обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака, то при любом использовании такого обозначени€ используетс€ сам товарный знак.

ѕрактически каждый из нас ежедневно использует в своей речи (устной и/или письменной) те или иные бренды (обозначени€). ”казанные обозначени€, как правило, €вл€ютс€ зарегистрированными брендами, средствами индивидуализации.

  средствам индивидуализации √ражданский кодекс относит: фирменное наименование (названи€ ќќќ и других коммерческих организаций), товарный знак, знак обслуживани€, наименование места происхождени€ товара, коммерческое обозначение (коммерческое обозначение Ц обозначение, не подлежащее регистрации).

” правообладател€ есть исключительное (эксклюзивное) право на использование обозначени€ в качестве средства индивидуализации. ѕравообладатель вправе запрещать любое несанкционированное использование его средства индивидуализации.

ѕоэтому существенно важно понимать, когда обозначение используетс€ в качестве средства индивидуализации, а когда Ц в ином качестве Ц как правило, в качестве средства идeнтификaции. ѕод использованием обозначени€ в качестве средства идeнтификaции мы понимаем использование обозначени€ дл€ указани€ на конкретные товар, услугу, производимых правообладателем, и/или на самого правообладател€ (производител€), т.е. идeнтификaцию таких товаров, услуг, производител€. “акое использование не св€зано с маркированием товара, услуги или производител€.

 огда мы говорим, "€ езжу на Audi", мы не используем обозначение Audi в качестве средства индивидуализации, мы используем его в качестве идентификации Ц определени€ того, на каком автомобиле мы ездим. ≈сли мы напишем в форуме, что нам больше нравитс€ обслуживание в ћагазине ÷ифровой, нежели в ћ-¬идео, мы, оп€ть же, используем данные обозначени€ в цел€х идентификации двух магазинов-продавцов. «акон не запрещает нам написать книгу о том или ином производителе или товаре. Ѕезусловно, мы можем в названии книги использовать соответствующее обозначение дл€ идентификации товара или производител€. »нструкции по эксплуатации, советы по использованию (например, программного обеспечени€ Microsoft) содержат множество упоминаний наименовани€ производител€ и его товарных знаков (Windows, Office и т.д.); более того, книга вполне может называтьс€ "—оветы по использованию Microsoft Windows 7".

«ачем писать столь очевидные вещи?   сожалению, они не столь очевидны, когда речь заходит об »нтернете: о спорах в отношении доменных имен, рекламы в »нтернет и т.д. ћногие суды, например, считают, что сама регистраци€ доменного имени, включающего чужой товарный знак, нарушает права на товарный знак (даже если сайт под доменным именем не размещен). Ќемало »нтернет-магазинов и официальных дилеров пострадало из-за того, что они продавали под доменным именем, содержащим товарный знак производител€, только товары соответствующего производител€. —уды запрещают такое использование.

ѕри этом суды разрешают оффлайн магазинам на вывесках указывать, чем они торгуют, даже указывать сразу несколько товарных знаков разных производителей. ѕочему данна€ логика не распростран€етс€ на »нтернет? ѕочему примен€ютс€ двойные стандарты? ѕричина, видимо, в том, что некоторых судей убедили, что »нтернет Ц это нечто особенное, на что не распростран€ютс€ основные принципы, заложенные в праве.

ѕопробуем ниже обосновать сущностные моменты разграничени€ использовани€ обозначени€ в качестве средства индивидуализации (нужно разрешение правообладател€) и в качестве средства идентификации (никакого разрешени€ от правообладател€ не требуетс€).

ѕрава на товарный знак

—огласно п. 1 ст. 1477 √ражданского кодекса "на товарный знак, то есть на обозначение, служащее дл€ индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признаетс€ исключительное право".

—огласно п. 2 ст. 1484 √ражданского кодекса исключительное право на товарный знак осуществл€етс€ дл€ индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

“аким образом, в соответствии со ст.ст. 1477 и 1484 √ражданского кодекса не любое использование обозначени€ тождественного или схожего до степени смешени€ с зарегистрированным товарным знаком будет €вл€тьс€ использованием товарного знака, а только тогда, когда тот или иной товар, услуга индивидуализируютс€, маркируютс€ соответствующим обозначением. »сключительное право правообладател€ имеет место и может защищатьс€ только тогда, когда зарегистрированное им обозначением используетс€ дл€ индивидуализации товаров и услуг.

ѕункт 3 ст. 1484 √ражданского кодекса запрещает третьим лицам использовать без разрешени€ правообладател€ сходные с его товарным знаком обозначени€ в отношении товаров, дл€ индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использовани€ возникнет веро€тность смешени€. »ными словами, только тогда не допускаетс€ использование чужого товарного знака, когда он используетс€ дл€ маркировани€ аналогичных товаров (подделка, т.н. реплики), а также в отношении однородных товаров, но при условии, что это может привести к смешению производителей.

—овершенно справедливо д.ю.н. ј.ѕ. —ергеев отмечал: "»х [нарушений] объедин€ющим признаком €вл€етс€ введение товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, в хоз€йственный оборот. ≈сли такой цели лицо, использующее товарный знак или товар, маркированный товарным знаком, не преследует, его действи€ нарушени€ не образуют" (ј.ѕ. —ергеев. ѕраво интеллектуальной собственности в –оссийской ‘едерации. ”чебник. »здание второе, переработанное и дополненное. Ц ћ.: ѕЅќёЋ √риженко ≈.ћ., 2001. —. 643).

ƒействи€ будут нарушением, если есть цель введени€ в оборот, в противном случае даже хранение не должно считатьс€ нарушением (п. 5 »нформационного письма ѕрезидиума ¬ј— –‘ от 29.07.1997 є19 "ќбзор практики разрешени€ споров, св€занных с защитой прав на товарный знак").

„асто правообладатели ссылаютс€ на  онвенцию по охране промышленной собственности 1883 года (далее Ц ѕарижскую конвенцию). Ќормы ѕарижской конвенции (ст.ст. 8-10) должны рассматриватьс€ в системе. ¬ указанных нормах в их системном толковании также различаетс€ использование обозначени€ в качестве средства индивидуализации и в ином качестве. “ак, ст. 9 ѕарижской конвенции запрещает незаконное снабжение, маркировку товаров средством индивидуализации (товарным знаком или фирменным наименованием), а ст. 10 говорит о ложных указани€х средств индивидуализации.

—ущность прав на товарные знаки не раз отмечалась и ≈вропейским —удом по правам человека, решени€ которого €вл€ютс€ частью нашей правовой системы:

  • —ущностна€ функци€ и цель товарного знака Ц определение источника происхождени€ товара и гарантирование его качества (LТOréal и другие, пар. 58, Canon [1998] ECR I 5507, пар. 28 и др.).
  • ѕравообладатель не вправе запретить использование товарного знака, если такое использование не наносит ущерба товарному знаку (Arsenal Football Club, пар. 54, LТOréal и другие, пар. 60).
  • ”щерб товарному знаку наноситс€ тогда, когда использование товарного знака не позвол€ет средне информированному и разумно внимательному »нтернет-пользователю определить или позвол€ет определить, но с большим трудом, исходит ли реклама или ина€ информаци€ от производител€ или третьего лица (Louis Vuitton Malletier SA C-236/08 и другие, пар.пар. 84, 98, 99, 121).

»зложенна€ позици€ ≈вропейского —уда по правам человека в полной мере соответствует сути средств индивидуализации, международным договорам, а также российскому законодательству (безусловно, при внимательном и правильном применении норм нашего закона).

Ќельз€ не отметить, что встречаетс€ в нашей судебной практике и правильный подход к защите прав на товарные знаки

≈сли же правообладатель считает, что его обозначение при использовании в доменном имени используетс€ не в качестве средства идентификации, а в качестве средства индивидуализации, то именно на правообладателе лежит брем€ представлени€ доказательств того, что доменное им€ используетс€ дл€ индивидуализации товаров истца и с помощью него ввод€тс€ в оборот однородные товары (ѕостановление ‘ј— ћосковского округа от 06.04.2005 є √-ј40/2509-05 по доменному имени tetra-pak.ru, судьи Ўебанова Ќ., Ѕалахничева –., “ихонова ¬. .) или что, в случае услуг, спорное обозначение используетс€ владельцем доменного имени при оказании услуг, в т.ч. сам факт оказани€ платных услуг (ѕостановление ‘ј— ћосковского округа от 26.06.2008 є √-ј40/5448-08 по делу єј40-64159/07-27-554, судьи —трельников ј.»., Ѕелозерцева ».ј., ¬олков —.¬.). »менно так распредел€етс€ законное брем€ доказывани€, и оно абсолютно логично: доказать отрицательный факт всегда сложнее, чем положительный, если вообще возможно.

»счерпание прав на товарный знак

»зложенный выше подход о необходимости разграничени€ использовани€ товарного знака в качестве средства индивидуализации и средства идентификации поддерживаетс€ и развиваетс€ в ст. 1487 √ражданского кодекса: "не €вл€етс€ нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории –оссийской ‘едерации непосредственно правообладателем или с его согласи€". Ќе €вл€етс€ это именно по той причине, что в указанном случае обозначение будет использовать не в качестве средства индивидуализации, а в качестве средства идентификации.

Ќапример, вы приобрели какой-то товар (не важно Ц как потребитель или как предприниматель) и хотите его продать, естественно, что в рекламе, объ€влении о продаже вам необходимо указать сам товар и производител€, т.е. идентифицировать его. ¬ы не создаете при этом свой, новый товар и не маркируете его чужим товарным знаком.

¬озможность свободного использовани€ товарных знаков в рекламе при перепродаже товаров, законно введенных в оборот, не раз подтверждалась судебной практикой (п.п. 7 и 13 »нформационного письма ѕрезидиума ¬ј— –‘ от 29.07.1997 є19 "ќбзор практики разрешени€ споров, св€занных с защитой прав на товарный знак", ѕостановление ѕрезидиума ¬ј— от 6 апрел€ 2004 г. є14685/03, ѕостановление ‘ј— ћосковского округа от 23.05.2005, 16.05.2005 є ј-ј40/4071-05). “акже совершенно справедливо отмечалась возможность использовани€ товарных знаков иным образом, в том числе на сайтах и в доменных именах (см., например, ѕостановление ‘ј— ћќ от 09.02.2005 по делу є √-ј40/20-05 по доменному имени guardian.ru, судьи ¬олков —. ¬., Ѕрагина ≈. ј., “ихонова ¬.  ., ѕостановление ‘ј— ћќ от 03.02.2010 по делу єј40-83087/09-5-582), на вывесках (ѕостановление ‘ј— ѕоволжского округа от 16.01.2009 по делу єј65-15872/2008 о рекламе на фасаде магазина, судьи √атауллина Ћ.–., ’абибуллин Ћ.‘., ћахмутова √.Ќ.).

  примеру, в ѕостановлении ‘ј— ѕоволжского округа от 16.01.2009 по делу N ј65-15872/2008 содержитс€ совершенно верное обоснование: "ѕредприниматель, использу€ товарный знак в рекламе на фасаде своего магазина, сообщал о том, что у него имеетс€ широкий ассортимент запасных частей к автомобил€м, в том числе и к автомобил€м "√аз", при этом изображение товарного знака "√ј«" - "Ѕегущий олень" не использовалось дл€ индивидуализации другого товара".

»з этого, на наш взгл€д, очевидно вытекает вывод о том, что не будет €вл€тьс€ нарушением прав на товарный знак его использование в доменном имени, если под таким доменным именем содержатс€ предложени€ о продаже только товаров, маркированных соответствующим товарным знаком и введенным в оборот самим производителем.

≈сли же под доменным именем размещаетс€ информаци€ и о товарах конкурентов, то ситуаци€ уже достаточно спорна€. Ќапример, будет ли нарушением прав на товарный знак размещение на витрине магазина ћ-видео только техники Sony, ведь в ћ-видео есть техника и других производителей. Ќе сочтет ли Sony это незаконным использованием их средств индивидуализации дл€ привлечени€ внимани€ потребителей к аналогичным товарам конкурентов. ќднако данна€ правова€ проблема заслуживает отдельного юридического анализа, цель данного юридического комментари€ Ц разрешить более очевидную и насущную проблему.

¬ерно примен€€ законодательство, ‘ј— ћосковского округа в ѕостановлении от 01.12.2010 є √-ј40/14391-10 по делу єј40-47499/10-27-380 по доменному имени mumm.ru пришел к следующим выводам:

1) дл€ квалификации действий по использованию обозначени€ в качестве нарушени€ исключительного права на товарный знак необходимо использование сходного с товарным знаком правообладател€ обозначени€ в отношении товаров, дл€ индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,

2) сам факт использовани€ в доменном имени обозначени€, сходного до степени смешени€ с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца;

3) регистраци€ товарного знака не означает безусловного приоритета в защите перед владельцем прав на доменное им€;

4) истец должен представить доказательства использовани€ обозначени€ в коммерческой де€тельности, доказательства смешени€ и доказательства злоупотреблени€ правом.

‘ирменное наименование

—огласно ст. 1474 √ражданского кодекса "юридическому лицу принадлежит исключительное право использовани€ своего фирменного наименовани€ в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом".

“аким образом, закон, как и в случае с товарным знаком, отличает использование обозначени€ в качестве средства индивидуализации и в качестве средства идентификации.

 роме того, такой способ защиты, как запрет на использование фирменного наименовани€, предусмотрен только п. 4 ст. 1474 √ражданского кодекса и может быть обращен только к другому юридическому лицу. ј в соответствии с п. 3 ст. 1474 √ражданского кодекса только юридическому лицу запрещаетс€ использовать чужое фирменное наименование и то лишь при условии, что оба юридических лица осуществл€ют аналогичную де€тельность.

ѕоэтому если владельцем доменного имени €вл€етс€ физическое лицо, то, как представл€етс€, к нему не может быть обращено требование о запрете использовани€ фирменного наименовани€.

¬ остальном все сказанное о правах на товарные знаки справедливо и в отношении фирменных наименований.

«лоупотребление правом

Ќередко обладатели прав на товарные знаки и/или фирменные наименовани€ люб€т включать в иски требовани€ о признании действий ответчика (в особенности владельцев доменных имен) злоупотреблением правом. «лоупотребление правом может влечь отказ в защите прав лица, злоупотребл€ющего своими правами (в случае с доменными именами речь идет о праве на использование доменного имени).   сожалению, по данному вопросу суды также нередко расширительно толкуют нормы о злоупотреблении правом в пользу правообладателей.

¬ соответствии с п. 1 ст. 10 √ражданского кодекса злоупотребление правом могут быть признаны только действи€, осуществл€емые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. ѕри этом разумность и добросовестность лиц предполагаетс€ в силу п. 3 ст. 10 √ражданского кодекса.

 онстатировать злоупотребление право, как представл€етс€, можно только при наличии очевидных доказательств умысла лица на причинение вреда правообладателю. “ак, едва ли можно признать злоупотреблением правом действи€ владельца доменного имени по размещению под ним »нтернет-магазина, даже если там предлагаютс€ к продаже в том числе товары конкурентов, если только не будет доказательств того, что владелец доменного имени создал данный »нтернет-магазин не в цел€х получени€ прибыли, а в цел€х подрыва репутации и де€тельности правообладател€.

Ќу и наконец, в соответствии с п. 2 ст. 10 √ражданского кодекса единственным последствием злоупотреблени€ правом €вл€етс€ возможность (но, кстати, не об€занность!) суда отказать лицу в защите принадлежащего ему права. ќтказ в защите права, как представл€етс€, возможен только тогда, когда суд прос€т защитить соответствующее право.

¬ спорах о доменных именах, как правило, истец просит защитить его право на средство индивидуализации, ответчик же о защите прав на доменное им€, как правило, не просит (исключением €вл€етс€, например, дело ј56-46111/2003 по доменному имени denso.com, в котором владелец доменного имени (истец) просил признать право пользовани€ доменным именем, а ответчиком был обладатель прав на товарный знак и фирменное наименование).

¬праве ли суд отказать в защите того права, о защите которого лицо не просит (т.е. тогда, когда вопрос защиты такого права в принципе не входит в предмет иска и в предмет доказывани€)? ћожно ли удовлетворить требовани€ о защите права одного лица (права правообладател€ на средство индивидуализации), основыва€сь на отказе в защите другого права, принадлежащего другому лицу (права владельца доменного имени на доменное им€)? —удебна€ практика отвечает на оба вопроса утвердительно. “ем не менее, это далеко неоднозначные вопросы. —корее следует прийти к выводу о невозможности расширительного толковани€ полномочий суда в части применени€ ст. 10 √ражданского кодекса.

Ќедобросовестна€ конкуренци€

Ќередко обладатели прав на средства индивидуализации за€вл€ют в иске и о недобросовестной конкуренции со стороны владельца доменного имени, ссыла€сь на ѕарижскую конвенцию

¬о многом приведенные в ѕарижской конвенции основани€ дл€ констатации недобросовестной конкуренции свод€тс€ так или иначе к введению потребител€ в заблуждение в отношении производител€ продаваемых товаров и/или в отношении себ€ как продавца в широком смысле. Ќапример, не следует создавать сайт таким образом, чтобы создавалось впечатление, что вы €вл€етесь официальным дилером или ваш сайт одобрен производителем товаров и т.п. при условии, что это не соответствует действительности.

ѕарижска€ конвенци€ перечень возможных недобросовестных действий оставл€ет открытым, ограничива€ его критерием противоречи€ честным обыча€м в промышленных и торговых делах (п. 2 ст. 10bis). Ќа основании этого обладатели товарных знаков периодически ссылаютс€ на ”ƒ–ѕ как на источник таких обычаев, цитиру€ оттуда следующее:

  • если спорное доменное им€ идентично или сходно до степени смешени€ с защищаемым товарным знаком; и
  • у владельца доменного имени нет прав или законного интереса в отношении доменного имени; и
  • доменное им€ было зарегистрировано и используетс€ недобросовестно, -

то это следует признавать противоречащим честным обыча€м, а соответственно Ц недобросовестной конкуренцией.

—трого говор€, возможность признани€ ”ƒ–ѕ источником обыча€ видитс€ достаточно спорной. ”ƒ–ѕ Ц это по своей юридической природе договор между частными субъектами. Ѕолее того, процедура ”ƒ–ѕ создавалась с расчетом на разрешение сугубо узких целей Ц пресечение очевидных случаев киберсквоттинга. ≈два ли правильно ее возводить до уровн€ международного обыча€ при разрешении споров в рамках судебной системы. ќднако вопрос этот не столь принципиален, потому что на самом деле названные в ”ƒ–ѕ критерии €вл€ютс€ развитием рассмотренных нами ранее принципов оценки нарушени€, никаких по сути новых критериев ”ƒ–ѕ не вводит.

ќбращаем внимание, что в насто€щем юридическом комментарии даютс€ ссылки на судебные решени€, которые вид€тс€ логичными в части рассматриваемого вопроса о разграничении использовани€ обозначени€ в качестве средства индивидуализации и средства идентификации.   сожалению, существует немало судебных решений, в которых суды указанный вопрос даже не рассматривают. Ќадеемс€, что данный комментарий поможет кому-то правильно выстроить защиту в суде и тем самым поможет формировать правильную судебную практику. ¬ противном случае мы дойдем до абсурда, когда любое упоминание чужих товарных знаков не только в доменном имени, но и вообще в »нтернет-адресе (URL), на »нтернет-странице и т.п. будет признаватьс€ нарушением вне зависимости от содержани€ »нтернет-страницы (и что не удивительно, подобные иски уже были).

—сылка на страницу: <a href="http://kolosov.info/kommentarii/sredstvo-identifikacii-i-individualizacii">—редство индивидуализации и средство идентификации</a> (автор ¬адим  олосов)


–азрешаетс€ публиковать только те комментарии (включа€ изображение вашего профил€, текст комментари€ и прикладываемые фотографии), которые не нарушают законодательство и/или права третьих лиц. ¬ случае если ваш комментарий €вл€етс€ объектом авторского права или включает его, вы должны иметь права на такое использование, а также, публику€ такой комментарий, вы разрешаете без ограничени€ по территории и сроку использовать ваш комментарий путем воспроизведени€, распространени€, перевода, публичного исполнени€, публичного показа, сообщени€ в эфир и по кабелю, доведени€ до всеобщего сведени€.  

 

—феры практики юристов в ёридической фирме ¬адима  олосова
јвторское право   ::   ѕродюсирование артистов   ::   ѕраво в »нтернете   ::   ƒоменные имена   ::   Ѕренды   ::   –еклама   ::   Ќалогова€ оптимизаци€   ::   —ћ»   ::   «ащита репутации

“оп-3 рекомендуемых статей по интеллектуальной собственности
«ащита авторских прав   ::   ѕрава модели и фотографа   ::   ѕрирода прав на товарный знак

© ¬адим  олосов, 2006-2016.  онтакты фирмы
¬се материалы данного сайта €вл€ютс€ объектами авторского права (в том числе дизайн).
«апрещаетс€ копирование, распространение (в том числе путем копировани€ на другие сайты и ресурсы в »нтернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласи€ правообладател€.
ѕрочитать весь © копирайт

ёрист по интеллектуальной собственности (юрист по авторскому праву, юрист по товарным знакам). Ѕесплатные юридические консультации.
ёрист по доменным именам (доменам) и иным вопросам »нтернет-права.  омплексные юридические услуги, юридическое обслуживание.
”слуги юридической фирмы. ѕомощь адвоката в суде.
ќтветственность за нарушение авторских прав