Средство индивидуализации и средство идентификации

Можно ли регистрировать и/или использовать доменное имя, включающее чужой товарный знак?

Можно ли на форуме указать какого-то производителя и порекомендовать покупать его товары в определенном магазине?

Можно ли вообще упоминать чужие товарные знаки и иные средства индивидуализации?

"Словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака" (Постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 №10852/09 по делу №А45-15761/2008-8/270).

К сожалению, данный подход, выраженный Высшим Арбитражным Судом, реализуется теперь крайне редко, особенно в Интернет-спорах (в частности, в спорах о правах на доменные имена). Нередко суды, рассматривая иски обладателей прав на товарные знаки и/или фирменные наименования к владельцам доменных имен, занимают позицию, что если используемое обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака, то при любом использовании такого обозначения используется сам товарный знак.

Практически каждый из нас ежедневно использует в своей речи (устной и/или письменной) те или иные бренды (обозначения). Указанные обозначения, как правило, являются зарегистрированными брендами, средствами индивидуализации.

К средствам индивидуализации Гражданский кодекс относит: фирменное наименование (названия ООО и других коммерческих организаций), товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение (коммерческое обозначение – обозначение, не подлежащее регистрации).

У правообладателя есть исключительное (эксклюзивное) право на использование обозначения в качестве средства индивидуализации. Правообладатель вправе запрещать любое несанкционированное использование его средства индивидуализации.

Поэтому существенно важно понимать, когда обозначение используется в качестве средства индивидуализации, а когда – в ином качестве – как правило, в качестве средства идeнтификaции. Под использованием обозначения в качестве средства идeнтификaции мы понимаем использование обозначения для указания на конкретные товар, услугу, производимых правообладателем, и/или на самого правообладателя (производителя), т.е. идeнтификaцию таких товаров, услуг, производителя. Такое использование не связано с маркированием товара, услуги или производителя.

Когда мы говорим, "я езжу на Audi", мы не используем обозначение Audi в качестве средства индивидуализации, мы используем его в качестве идентификации – определения того, на каком автомобиле мы ездим. Если мы напишем в форуме, что нам больше нравится обслуживание в Магазине Цифровой, нежели в М-Видео, мы, опять же, используем данные обозначения в целях идентификации двух магазинов-продавцов. Закон не запрещает нам написать книгу о том или ином производителе или товаре. Безусловно, мы можем в названии книги использовать соответствующее обозначение для идентификации товара или производителя. Инструкции по эксплуатации, советы по использованию (например, программного обеспечения Microsoft) содержат множество упоминаний наименования производителя и его товарных знаков (Windows, Office и т.д.); более того, книга вполне может называться "Советы по использованию Microsoft Windows 7".

Зачем писать столь очевидные вещи? К сожалению, они не столь очевидны, когда речь заходит об Интернете: о спорах в отношении доменных имен, рекламы в Интернет и т.д. Многие суды, например, считают, что сама регистрация доменного имени, включающего чужой товарный знак, нарушает права на товарный знак (даже если сайт под доменным именем не размещен). Немало Интернет-магазинов и официальных дилеров пострадало из-за того, что они продавали под доменным именем, содержащим товарный знак производителя, только товары соответствующего производителя. Суды запрещают такое использование.

При этом суды разрешают оффлайн магазинам на вывесках указывать, чем они торгуют, даже указывать сразу несколько товарных знаков разных производителей. Почему данная логика не распространяется на Интернет? Почему применяются двойные стандарты? Причина, видимо, в том, что некоторых судей убедили, что Интернет – это нечто особенное, на что не распространяются основные принципы, заложенные в праве.

Попробуем ниже обосновать сущностные моменты разграничения использования обозначения в качестве средства индивидуализации (нужно разрешение правообладателя) и в качестве средства идентификации (никакого разрешения от правообладателя не требуется).

Права на товарный знак

Согласно п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса "на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право".

Согласно п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак осуществляется для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Таким образом, в соответствии со ст.ст. 1477 и 1484 Гражданского кодекса не любое использование обозначения тождественного или схожего до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком будет являться использованием товарного знака, а только тогда, когда тот или иной товар, услуга индивидуализируются, маркируются соответствующим обозначением. Исключительное право правообладателя имеет место и может защищаться только тогда, когда зарегистрированное им обозначением используется для индивидуализации товаров и услуг.

Пункт 3 ст. 1484 Гражданского кодекса запрещает третьим лицам использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Иными словами, только тогда не допускается использование чужого товарного знака, когда он используется для маркирования аналогичных товаров (подделка, т.н. реплики), а также в отношении однородных товаров, но при условии, что это может привести к смешению производителей.

Совершенно справедливо д.ю.н. А.П. Сергеев отмечал: "Их [нарушений] объединяющим признаком является введение товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, в хозяйственный оборот. Если такой цели лицо, использующее товарный знак или товар, маркированный товарным знаком, не преследует, его действия нарушения не образуют" (А.П. Сергеев. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. С. 643).

Действия будут нарушением, если есть цель введения в оборот, в противном случае даже хранение не должно считаться нарушением (п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 №19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак").

Часто правообладатели ссылаются на Конвенцию по охране промышленной собственности 1883 года (далее – Парижскую конвенцию). Нормы Парижской конвенции (ст.ст. 8-10) должны рассматриваться в системе. В указанных нормах в их системном толковании также различается использование обозначения в качестве средства индивидуализации и в ином качестве. Так, ст. 9 Парижской конвенции запрещает незаконное снабжение, маркировку товаров средством индивидуализации (товарным знаком или фирменным наименованием), а ст. 10 говорит о ложных указаниях средств индивидуализации.

Сущность прав на товарные знаки не раз отмечалась и Европейский Суд:

• Сущностная функция и цель товарного знака – определение источника происхождения товара и гарантирование его качества (дело C-487/07 L’Or?al и другие [2009], пар. 58; дело C-39/97 Canon [1998], пар. 28 и др.; дело C-120/04 Medion [2005], пар. 23; дела с C-236/08 по C-238/08 Google, Louis Vuitton и другие [2009], пар. 77, 82).
• Правообладатель не вправе запретить использование товарного знака, если такое использование не наносит ущерба товарному знаку (дело C 206/01 Arsenal Football Club [2002] , пар. 54; L’Or?al и другие, пар. 60; Google, Louis Vuitton и другие, пар. 76).
• Ущерб товарному знаку наносится тогда, когда использование товарного знака не позволяет средне информированному и разумно внимательному Интернет-пользователю определить или позволяет определить, но с большим трудом, исходит ли реклама или иная информация от производителя или третьего лица (Google, Louis Vuitton и другие, пар.пар. 84, 90, 98, 99, 121).

Изложенная позиция Европейского Суда в полной мере соответствует сути средств индивидуализации, международным договорам, а также российскому законодательству (безусловно, при внимательном и правильном применении норм нашего закона).

Нельзя не отметить, что встречается в нашей судебной практике и правильный подход к защите прав на товарные знаки

Если же правообладатель считает, что его обозначение при использовании в доменном имени используется не в качестве средства идентификации, а в качестве средства индивидуализации, то именно на правообладателе лежит бремя представления доказательств того, что доменное имя используется для индивидуализации товаров истца и с помощью него вводятся в оборот однородные товары (Постановление ФАС Московского округа от 06.04.2005 №КГ-А40/2509-05 по доменному имени tetra-pak.ru, судьи Шебанова Н., Балахничева Р., Тихонова В.К.) или что, в случае услуг, спорное обозначение используется владельцем доменного имени при оказании услуг, в т.ч. сам факт оказания платных услуг (Постановление ФАС Московского округа от 26.06.2008 №КГ-А40/5448-08 по делу №А40-64159/07-27-554, судьи Стрельников А.И., Белозерцева И.А., Волков С.В.). Именно так распределяется законное бремя доказывания, и оно абсолютно логично: доказать отрицательный факт всегда сложнее, чем положительный, если вообще возможно.

Исчерпание прав на товарный знак

Изложенный выше подход о необходимости разграничения использования товарного знака в качестве средства индивидуализации и средства идентификации поддерживается и развивается в ст. 1487 Гражданского кодекса: "не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия". Не является это именно по той причине, что в указанном случае обозначение будет использовать не в качестве средства индивидуализации, а в качестве средства идентификации.

Например, вы приобрели какой-то товар (не важно – как потребитель или как предприниматель) и хотите его продать, естественно, что в рекламе, объявлении о продаже вам необходимо указать сам товар и производителя, т.е. идентифицировать его. Вы не создаете при этом свой, новый товар и не маркируете его чужим товарным знаком.

Возможность свободного использования товарных знаков в рекламе при перепродаже товаров, законно введенных в оборот, не раз подтверждалась судебной практикой (п.п. 7 и 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 №19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак", Постановление Президиума ВАС от 6 апреля 2004 г. №14685/03, Постановление ФАС Московского округа от 23.05.2005, 16.05.2005 №КА-А40/4071-05). Также совершенно справедливо отмечалась возможность использования товарных знаков иным образом, в том числе на сайтах и в доменных именах (см., например, Постановление ФАС МО от 09.02.2005 по делу №КГ-А40/20-05 по доменному имени guardian.ru, судьи Волков С. В., Брагина Е. А., Тихонова В. К., Постановление ФАС МО от 03.02.2010 по делу №А40-83087/09-5-582), на вывесках (Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2009 по делу №А65-15872/2008 о рекламе на фасаде магазина, судьи Гатауллина Л.Р., Хабибуллин Л.Ф., Махмутова Г.Н.).

К примеру, в Постановлении ФАС Поволжского округа от 16.01.2009 по делу N А65-15872/2008 содержится совершенно верное обоснование: "Предприниматель, используя товарный знак в рекламе на фасаде своего магазина, сообщал о том, что у него имеется широкий ассортимент запасных частей к автомобилям, в том числе и к автомобилям "Газ", при этом изображение товарного знака "ГАЗ" - "Бегущий олень" не использовалось для индивидуализации другого товара".

Из этого, на наш взгляд, очевидно вытекает вывод о том, что не будет являться нарушением прав на товарный знак его использование в доменном имени, если под таким доменным именем содержатся предложения о продаже только товаров, маркированных соответствующим товарным знаком и введенным в оборот самим производителем.

Если же под доменным именем размещается информация и о товарах конкурентов, то ситуация уже достаточно спорная. Например, будет ли нарушением прав на товарный знак размещение на витрине магазина М-видео только техники Sony, ведь в М-видео есть техника и других производителей. Не сочтет ли Sony это незаконным использованием их средств индивидуализации для привлечения внимания потребителей к аналогичным товарам конкурентов. Однако данная правовая проблема заслуживает отдельного юридического анализа, цель данного юридического комментария – разрешить более очевидную и насущную проблему.

Верно применяя законодательство, ФАС Московского округа в Постановлении от 01.12.2010 №КГ-А40/14391-10 по делу №А40-47499/10-27-380 по доменному имени mumm.ru пришел к следующим выводам:

1) для квалификации действий по использованию обозначения в качестве нарушения исключительного права на товарный знак необходимо использование сходного с товарным знаком правообладателя обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,

2) сам факт использования в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца;

3) регистрация товарного знака не означает безусловного приоритета в защите перед владельцем прав на доменное имя;

4) истец должен представить доказательства использования обозначения в коммерческой деятельности, доказательства смешения и доказательства злоупотребления правом.

Фирменное наименование

Согласно ст. 1474 Гражданского кодекса "юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом".

Таким образом, закон, как и в случае с товарным знаком, отличает использование обозначения в качестве средства индивидуализации и в качестве средства идентификации.

Кроме того, такой способ защиты, как запрет на использование фирменного наименования, предусмотрен только п. 4 ст. 1474 Гражданского кодекса и может быть обращен только к другому юридическому лицу. А в соответствии с п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса только юридическому лицу запрещается использовать чужое фирменное наименование и то лишь при условии, что оба юридических лица осуществляют аналогичную деятельность.

Поэтому если владельцем доменного имени является физическое лицо, то, как представляется, к нему не может быть обращено требование о запрете использования фирменного наименования.

В остальном все сказанное о правах на товарные знаки справедливо и в отношении фирменных наименований.

Злоупотребление правом

Нередко обладатели прав на товарные знаки и/или фирменные наименования любят включать в иски требования о признании действий ответчика (в особенности владельцев доменных имен) злоупотреблением правом. Злоупотребление правом может влечь отказ в защите прав лица, злоупотребляющего своими правами (в случае с доменными именами речь идет о праве на использование доменного имени). К сожалению, по данному вопросу суды также нередко расширительно толкуют нормы о злоупотреблении правом в пользу правообладателей.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса злоупотребление правом могут быть признаны только действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. При этом разумность и добросовестность лиц предполагается в силу п. 3 ст. 10 Гражданского кодекса.

Констатировать злоупотребление право, как представляется, можно только при наличии очевидных доказательств умысла лица на причинение вреда правообладателю. Так, едва ли можно признать злоупотреблением правом действия владельца доменного имени по размещению под ним Интернет-магазина, даже если там предлагаются к продаже в том числе товары конкурентов, если только не будет доказательств того, что владелец доменного имени создал данный Интернет-магазин не в целях получения прибыли, а в целях подрыва репутации и деятельности правообладателя.

Ну и наконец, в соответствии с п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса единственным последствием злоупотребления правом является возможность (но, кстати, не обязанность!) суда отказать лицу в защите принадлежащего ему права. Отказ в защите права, как представляется, возможен только тогда, когда суд просят защитить соответствующее право.

В спорах о доменных именах, как правило, истец просит защитить его право на средство индивидуализации, ответчик же о защите прав на доменное имя, как правило, не просит (исключением является, например, дело А56-46111/2003 по доменному имени denso.com, в котором владелец доменного имени (истец) просил признать право пользования доменным именем, а ответчиком был обладатель прав на товарный знак и фирменное наименование).

Вправе ли суд отказать в защите того права, о защите которого лицо не просит (т.е. тогда, когда вопрос защиты такого права в принципе не входит в предмет иска и в предмет доказывания)? Можно ли удовлетворить требования о защите права одного лица (права правообладателя на средство индивидуализации), основываясь на отказе в защите другого права, принадлежащего другому лицу (права владельца доменного имени на доменное имя)? Судебная практика отвечает на оба вопроса утвердительно. Тем не менее, это далеко неоднозначные вопросы. Скорее следует прийти к выводу о невозможности расширительного толкования полномочий суда в части применения ст. 10 Гражданского кодекса.

Недобросовестная конкуренция

Нередко обладатели прав на средства индивидуализации заявляют в иске и о недобросовестной конкуренции со стороны владельца доменного имени, ссылаясь на Парижскую конвенцию

Во многом приведенные в Парижской конвенции основания для констатации недобросовестной конкуренции сводятся так или иначе к введению потребителя в заблуждение в отношении производителя продаваемых товаров и/или в отношении себя как продавца в широком смысле. Например, не следует создавать сайт таким образом, чтобы создавалось впечатление, что вы являетесь официальным дилером или ваш сайт одобрен производителем товаров и т.п. при условии, что это не соответствует действительности.

Парижская конвенция перечень возможных недобросовестных действий оставляет открытым, ограничивая его критерием противоречия честным обычаям в промышленных и торговых делах (п. 2 ст. 10bis). На основании этого обладатели товарных знаков периодически ссылаются на УДРП как на источник таких обычаев, цитируя оттуда следующее:

• если спорное доменное имя идентично или сходно до степени смешения с защищаемым товарным знаком; и
• у владельца доменного имени нет прав или законного интереса в отношении доменного имени; и
• доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно, -

то это следует признавать противоречащим честным обычаям, а соответственно – недобросовестной конкуренцией.

Строго говоря, возможность признания УДРП источником обычая видится достаточно спорной. УДРП – это по своей юридической природе договор между частными субъектами. Более того, процедура УДРП создавалась с расчетом на разрешение сугубо узких целей – пресечение очевидных случаев киберсквоттинга. Едва ли правильно ее возводить до уровня международного обычая при разрешении споров в рамках судебной системы. Однако вопрос этот не столь принципиален, потому что на самом деле названные в УДРП критерии являются развитием рассмотренных нами ранее принципов оценки нарушения, никаких по сути новых критериев УДРП не вводит.

Обращаем внимание, что в настоящем юридическом комментарии даются ссылки на судебные решения, которые видятся логичными в части рассматриваемого вопроса о разграничении использования обозначения в качестве средства индивидуализации и средства идентификации. К сожалению, существует немало судебных решений, в которых суды указанный вопрос даже не рассматривают. Надеемся, что данный комментарий поможет кому-то правильно выстроить защиту в суде и тем самым поможет формировать правильную судебную практику. В противном случае мы дойдем до абсурда, когда любое упоминание чужих товарных знаков не только в доменном имени, но и вообще в Интернет-адресе (URL), на Интернет-странице и т.п. будет признаваться нарушением вне зависимости от содержания Интернет-страницы (и что не удивительно, подобные иски уже были).