Товарные знаки бьют по доменным именам, или Риски создания сайтов о товарах и производителях
Суд по доменному имени worldofwarcraft.ru
Дело №А40-22747/2009 по доменному имени worldofwarcraft.ru рассматривалось судьей Чадовым А.С.
Суть сводится к тому, что сайт worldofwarcraft.ru являлся фан-сайтом, посвященным игре World of Warcraft. Причем надо отметить, он признавался в качестве официального фан-сайта самим производителем игры компанией Blizzard (у владельца доменного имени было письмо от компании).
По каким-то причинам производитель игры решил отобрать доменное имя и подал иск о защите прав на товарный знак WARCRAFT.
Судья Чадов А.С. счел, что достаточно установить сходство доменного имени и товарного знака, чтобы лишить ответчика его доменного имени, ибо правообладатель имеет исключительное право на использование товарного знака, как пишет судья. В подкрепление своего вывода судья написал еще, что на самом сайте также упоминается World of Warcraft и WOW.
Ответчик создал по крайней мере преимущественно некоммерческий ресурс (к сожалению, я не видел сайт worldofwarcraft.ru, когда он функционировал, но если бы на нем продавалось что-то, то это скорее всего было бы отражено в решении), ресурс об игре, производимой другим лицом. На сайте было размещено огромное количество полезного для игрока материала (инструкции, описания, руководства и др.). Конечно, если это сайт об игре, то как же не назвать, о какой игре! Это невозможно. Рассматриваемый случай – отличный пример использования обозначения (World of Warcraft) в качестве средства идентификации. Ведь владелец доменного имени не заявлял, что он производит эту игру, он не маркировал свои игры данным обозначением. Он рассказывал об официальной игре. Обозначение World of Warcraft использовалось сугубо для идентификации.
Однако даже официальное письмо самого правообладателя о признании worldofwarcraft.ru "официальным русскоязычным сайтом поклонников игры «World of Warcraft»" не заставило суд задуматься более глубоко, в т.ч. к чему могут привести его выводы, не основанные на законе. Хотя один этот факт уже можно было бы рассматривать как доказательство злоупотребления правом со стороны Blizzard (хотя, строго говоря, и нет у Blizzard права на защиту в рассматриваемом случае). А ведь судья еще и компенсацию присудил, правда, в минимальном размере (10000 рублей), не один миллион, как просил истец.
Да и вообще сомнительной кажется сама возможность лишать доменного имени, состоящего из описательного сочетания War Craft (военное ремесло). Однако о способах защиты прав на средства индивидуализации при их столкновении с правами на доменные имена будет отдельный юридический комментарий.
Таким образом, суд по рассматриваемому делу неверно определил предмет доказывания, что и привело к ошибкам в самом решении. Суд, на наш взгляд, незаконно лишил ответчика прав на доменное имя и, более того, нарушил право ответчика на свободное распространение информации, не противоречащей закону.
Логика судьи, изложенная в решении, свидетельствует о том, что правообладатель вправе отобрать любое доменное имя, в котором присутствует его товарный знак, если под указанным доменным именем размещена информация о правообладателе или его товарах/услугах вне зависимости от содержания такой информации и даже в случае, когда никаких продаж с такого сайта не осуществляется.
Переводя вывод в мир оффлайна – это запрет на создание любых произведений о правообладателе и его товарах и услугах, если в таковых упоминается товарный знак. Однако в законе не закреплено право правообладателя осуществлять цензуру. А именно это и произошло в данном деле. Решили закрыть ресурс, который по каким-то причинам вдруг стал неугодным.
Жаль, что владельцы доменного имени не стали обжаловать решение. Что интересно, сайта под указанным доменным именем так и нет, он даже не переадресует на официальный сайт игры.
Суд по доменному имени fujikura.su
Дело №А40-126951/2010 по доменному имени fujikura.su рассматривалось судьей Черенковой Г.В.
Суть дела заключается в том, что ответчик под доменным именем fujikura.su создал сайт о компании Fujikura с подробным описанием и характеристикой ее товаров. Примечательно, что долгое время у Fujikura вообще не было официального сайта на русском языке, хотя доменное имя в зоне RU компания зарегистрировала давно.
Основным мотивом суда для удовлетворения исковых требований явилось наличие на странице "Контакты" под доменным именем fujikura.su информации об ООО "Файбертул" и ссылки на сайт общества (fibertool.ru). Суд указал, что возможность перехода (переадресации) с fujikura.su на fibertool.ru путем гиперссылки представляет собой злоупотребление правом со стороны ответчика и влечет нарушение им прав истца на средства индивидуализации по той причине, что на сайте fibertool.ru предлагаются к продаже товары как истца, так и конкурентов истца, а переход осуществляется с доменного имени, включающего в себя товарный знак истца.
Иными словами, суд запретил использовать доменное имя fujikura.su за то, что находилось под другим доменным именем, на которое вела ссылка. Суд лишил прав на доменное имя за ссылку.
Если права истца на средства индивидуализации нарушаются наличием рекламы или иной информации под доменным именем (в данном случае – fujikura.su), то надлежащей мерой будет запрет на распространение такой рекламы или информации, а не лишение прав на доменное имя.
Ради справедливости стоит отметить, что суду не понравилось то, что доменные имена fujikura.su и fibertool.ru были оформлены на одного и того же ответчика-физлицо, хотя доменное имя fibertool.ru фактически использовалось ООО, в котором ответчик являлся генеральным директором и учредителем. Однако представляется, наличие ссылки на другой сайт не должно быть основанием для вывода о нарушении прав на товарный знак, которое можно исправить лишением прав на доменное имя. Суд, абсолютно не проверяя обстоятельств, констатировал по сути, что через сайт fibertool.ru фактически продаются товары истца и они незаконно маркированы самим же ответчиком. Хотя факты незаконного маркирования товаров и факт их продажи должен доказать истец.
Высшие суды не раз подчеркивали правомерность использования товарного знака в отношении правомерно введенных в оборот товаров, в том числе возможность использования товарного знака в рекламе. Однако почему-то в части доменных имен многие суды избирают другую позицию. И в данном деле суд проигнорировал довод ответчика о том, что, во-первых, под доменным именем fujikura.su распространяется справочная информация о товарах истца, а во-вторых, любой продавец имеет право свободно распространять законно введенные в оборот товары любыми средствами, в том числе рекламировать такие товары (ст.ст. 1484, 1487 Гражданского кодекса).
Продолжая логику суда, придется констатировать, что любое совместное упоминание какого-либо товара и его продавца будет являться нарушением прав на средства индивидуализации, если только продавец не является самим правообладателем. Большинство, как оптовых, так и розничных, продавцов торгуют товарами различных производителей. Изложенный в данном решении подход способен привести к существенному блокированию информационного, в том числе рекламного, рынка и в итоге существенно сократить число продаж легальных товаров.
Европейский Суд по правам человека в деле Louis Vuitton Malletier SA C-236/08 и другие в пар.пар. 84, 98, 99, 121 отмечал, что вред товарному знаку наносится тогда, когда использование товарного знака не позволяет средне информированному и разумно внимательному Интернет-пользователю определить или позволяет определить, но с большим трудом, исходит ли реклама или иная информация от производителя или третьего лица. Наличие на каждой странице сайта fujikura.su указания, что это сайт о продукции Fujikura, отсутствие указания на "официальность сайта", а также структура сайта и сама информация на нем исключают возможность смешения.
Апелляция по доменному спору fujikura.su
Апелляция частично улучшила ситуацию. Констатировала отсутствие нарушения прав на товарные знаки, но не по изложенным выше мотивам, а только на основании того, что спорное доменное имя было зарегистрировано ранее товарных знаков (также один из доводов ответчика).
Более существенное достижение: апелляционная инстанция согласилась с ответчиком, что отсутствует злоупотребление правом с его стороны (суды в последнее время очень любят констатировать злоупотребление правом "до кучи", не вдаваясь в анализ указанного явления). Выдержка из Постановления апелляционной инстанции от 01.04.2011 
Однако апелляционная инстанция также не приняла доводы ответчика о том, что не любое упоминание словесного обозначения является использованием средства индивидуализации и на него нужно согласие правообладателя, ответив: "Указанное использование словесного обозначения «fujikura » без согласия правообладателя признано судом нарушением исключительных прав правообладателя".
Апелляция удовлетворила иск в части запрета на использование фирменного наименования истца в доменном имени ответчика, указав, что, раз "сходный до степени смешения домен, зарегистрированный на имя Хорькова Николая Юрьевича [ответчика], был зарегистрирован позднее возникновения права на фирменное наименование истца, суд правомерно удовлетворил требование о защите исключительного права использования фирменного наименования". Таким образом, суд не счел необходимым анализировать содержание сайта, а признал нарушением прав на фирменное наименование сам факт регистрации доменного имени, включающего часть фирменного наименования.
Как и с товарным знаком, суд сослался лишь на нормы Гражданского кодекса, в которых говорится про исключительное право на средства индивидуализации, проигнорировав призывы ответчика применять нормы закона в их системе, не отбрасывая нормы права, закрепленные в других статьях кодекса.
Так, такой способ защиты, как запрет на использование фирменного наименования, предусмотрен только п. 4 ст. 1474 Гражданского кодекса и может быть обращен только к другому юридическому лицу. А в соответствии с п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса только юридическому лицу запрещается использовать чужое фирменное наименование и то лишь при условии, что оба юридических лица осуществляют аналогичную деятельность.
Битва за доменное имя fujikura.su будет вестись до конца.
Вывод по доменным спорам
Хочется верить, что все же суды не будут необоснованно нарушать право на распространение информации, когда такая информация на самом деле закон не нарушает. Последствия такого подхода могут быть печальными.
В обоих рассмотренных случаях спорные обозначения использовались ответчиками не в качестве средств индивидуализации, а в качестве средств идентификации. Системное толкование норм закона очевидно приводит нас к необходимости такого различения. Пока что суды в доменных спорах преимущественно предпочитают ссылаться лишь на пункты статей о товарных знаках и фирменных наименованиях, говорящих об исключительном праве на их использование правообладателем, почему-то игнорируя другие пункты и статьи Гражданского кодекса, хотя не позволяют себе этого в спорах, не связанных с Интернетом.
Это вопрос времени, когда правоприменительная практика изменится к лучшему и придет к тому пониманию закона, которое в него заложено, когда применение одних и тех же норм будет одинаковым как для Интернета, так и для оффлайна. Хочется, чтобы это произошло как можно раньше, чтобы Высший Арбитражный Суд четко определил для нижестоящих инстанций верный алгоритм рассмотрения подобных дел и пресек практику незаконного лишения ответчиков их доменных имен.
Суд по доменному имени worldofwarcraft.ru
Дело №А40-22747/2009 по доменному имени worldofwarcraft.ru рассматривалось судьей Чадовым А.С.
Суть сводится к тому, что сайт worldofwarcraft.ru являлся фан-сайтом, посвященным игре World of Warcraft. Причем надо отметить, он признавался в качестве официального фан-сайта самим производителем игры компанией Blizzard (у владельца доменного имени было письмо от компании).
По каким-то причинам производитель игры решил отобрать доменное имя и подал иск о защите прав на товарный знак WARCRAFT.
Судья Чадов А.С. счел, что достаточно установить сходство доменного имени и товарного знака, чтобы лишить ответчика его доменного имени, ибо правообладатель имеет исключительное право на использование товарного знака, как пишет судья. В подкрепление своего вывода судья написал еще, что на самом сайте также упоминается World of Warcraft и WOW.
Ответчик создал по крайней мере преимущественно некоммерческий ресурс (к сожалению, я не видел сайт worldofwarcraft.ru, когда он функционировал, но если бы на нем продавалось что-то, то это скорее всего было бы отражено в решении), ресурс об игре, производимой другим лицом. На сайте было размещено огромное количество полезного для игрока материала (инструкции, описания, руководства и др.). Конечно, если это сайт об игре, то как же не назвать, о какой игре! Это невозможно. Рассматриваемый случай – отличный пример использования обозначения (World of Warcraft) в качестве средства идентификации. Ведь владелец доменного имени не заявлял, что он производит эту игру, он не маркировал свои игры данным обозначением. Он рассказывал об официальной игре. Обозначение World of Warcraft использовалось сугубо для идентификации.
Однако даже официальное письмо самого правообладателя о признании worldofwarcraft.ru "официальным русскоязычным сайтом поклонников игры «World of Warcraft»" не заставило суд задуматься более глубоко, в т.ч. к чему могут привести его выводы, не основанные на законе. Хотя один этот факт уже можно было бы рассматривать как доказательство злоупотребления правом со стороны Blizzard (хотя, строго говоря, и нет у Blizzard права на защиту в рассматриваемом случае). А ведь судья еще и компенсацию присудил, правда, в минимальном размере (10000 рублей), не один миллион, как просил истец.
Да и вообще сомнительной кажется сама возможность лишать доменного имени, состоящего из описательного сочетания War Craft (военное ремесло). Однако о способах защиты прав на средства индивидуализации при их столкновении с правами на доменные имена будет отдельный юридический комментарий.
Таким образом, суд по рассматриваемому делу неверно определил предмет доказывания, что и привело к ошибкам в самом решении. Суд, на наш взгляд, незаконно лишил ответчика прав на доменное имя и, более того, нарушил право ответчика на свободное распространение информации, не противоречащей закону.
Логика судьи, изложенная в решении, свидетельствует о том, что правообладатель вправе отобрать любое доменное имя, в котором присутствует его товарный знак, если под указанным доменным именем размещена информация о правообладателе или его товарах/услугах вне зависимости от содержания такой информации и даже в случае, когда никаких продаж с такого сайта не осуществляется.
Переводя вывод в мир оффлайна – это запрет на создание любых произведений о правообладателе и его товарах и услугах, если в таковых упоминается товарный знак. Однако в законе не закреплено право правообладателя осуществлять цензуру. А именно это и произошло в данном деле. Решили закрыть ресурс, который по каким-то причинам вдруг стал неугодным.
Жаль, что владельцы доменного имени не стали обжаловать решение. Что интересно, сайта под указанным доменным именем так и нет, он даже не переадресует на официальный сайт игры.
Суд по доменному имени fujikura.su
Дело №А40-126951/2010 по доменному имени fujikura.su рассматривалось судьей Черенковой Г.В.
Суть дела заключается в том, что ответчик под доменным именем fujikura.su создал сайт о компании Fujikura с подробным описанием и характеристикой ее товаров. Примечательно, что долгое время у Fujikura вообще не было официального сайта на русском языке, хотя доменное имя в зоне RU компания зарегистрировала давно.
Основным мотивом суда для удовлетворения исковых требований явилось наличие на странице "Контакты" под доменным именем fujikura.su информации об ООО "Файбертул" и ссылки на сайт общества (fibertool.ru). Суд указал, что возможность перехода (переадресации) с fujikura.su на fibertool.ru путем гиперссылки представляет собой злоупотребление правом со стороны ответчика и влечет нарушение им прав истца на средства индивидуализации по той причине, что на сайте fibertool.ru предлагаются к продаже товары как истца, так и конкурентов истца, а переход осуществляется с доменного имени, включающего в себя товарный знак истца.
Иными словами, суд запретил использовать доменное имя fujikura.su за то, что находилось под другим доменным именем, на которое вела ссылка. Суд лишил прав на доменное имя за ссылку.
Если права истца на средства индивидуализации нарушаются наличием рекламы или иной информации под доменным именем (в данном случае – fujikura.su), то надлежащей мерой будет запрет на распространение такой рекламы или информации, а не лишение прав на доменное имя.
Ради справедливости стоит отметить, что суду не понравилось то, что доменные имена fujikura.su и fibertool.ru были оформлены на одного и того же ответчика-физлицо, хотя доменное имя fibertool.ru фактически использовалось ООО, в котором ответчик являлся генеральным директором и учредителем. Однако представляется, наличие ссылки на другой сайт не должно быть основанием для вывода о нарушении прав на товарный знак, которое можно исправить лишением прав на доменное имя. Суд, абсолютно не проверяя обстоятельств, констатировал по сути, что через сайт fibertool.ru фактически продаются товары истца и они незаконно маркированы самим же ответчиком. Хотя факты незаконного маркирования товаров и факт их продажи должен доказать истец.
Высшие суды не раз подчеркивали правомерность использования товарного знака в отношении правомерно введенных в оборот товаров, в том числе возможность использования товарного знака в рекламе. Однако почему-то в части доменных имен многие суды избирают другую позицию. И в данном деле суд проигнорировал довод ответчика о том, что, во-первых, под доменным именем fujikura.su распространяется справочная информация о товарах истца, а во-вторых, любой продавец имеет право свободно распространять законно введенные в оборот товары любыми средствами, в том числе рекламировать такие товары (ст.ст. 1484, 1487 Гражданского кодекса).
Продолжая логику суда, придется констатировать, что любое совместное упоминание какого-либо товара и его продавца будет являться нарушением прав на средства индивидуализации, если только продавец не является самим правообладателем. Большинство, как оптовых, так и розничных, продавцов торгуют товарами различных производителей. Изложенный в данном решении подход способен привести к существенному блокированию информационного, в том числе рекламного, рынка и в итоге существенно сократить число продаж легальных товаров.
Европейский Суд по правам человека в деле Louis Vuitton Malletier SA C-236/08 и другие в пар.пар. 84, 98, 99, 121 отмечал, что вред товарному знаку наносится тогда, когда использование товарного знака не позволяет средне информированному и разумно внимательному Интернет-пользователю определить или позволяет определить, но с большим трудом, исходит ли реклама или иная информация от производителя или третьего лица. Наличие на каждой странице сайта fujikura.su указания, что это сайт о продукции Fujikura, отсутствие указания на "официальность сайта", а также структура сайта и сама информация на нем исключают возможность смешения.
Апелляция по доменному спору fujikura.su
Апелляция частично улучшила ситуацию. Констатировала отсутствие нарушения прав на товарные знаки, но не по изложенным выше мотивам, а только на основании того, что спорное доменное имя было зарегистрировано ранее товарных знаков (также один из доводов ответчика).
Более существенное достижение: апелляционная инстанция согласилась с ответчиком, что отсутствует злоупотребление правом с его стороны (суды в последнее время очень любят констатировать злоупотребление правом "до кучи", не вдаваясь в анализ указанного явления). Выдержка из Постановления апелляционной инстанции от 01.04.2011
Однако апелляционная инстанция также не приняла доводы ответчика о том, что не любое упоминание словесного обозначения является использованием средства индивидуализации и на него нужно согласие правообладателя, ответив: "Указанное использование словесного обозначения «fujikura » без согласия правообладателя признано судом нарушением исключительных прав правообладателя".
Апелляция удовлетворила иск в части запрета на использование фирменного наименования истца в доменном имени ответчика, указав, что, раз "сходный до степени смешения домен, зарегистрированный на имя Хорькова Николая Юрьевича [ответчика], был зарегистрирован позднее возникновения права на фирменное наименование истца, суд правомерно удовлетворил требование о защите исключительного права использования фирменного наименования". Таким образом, суд не счел необходимым анализировать содержание сайта, а признал нарушением прав на фирменное наименование сам факт регистрации доменного имени, включающего часть фирменного наименования.
Как и с товарным знаком, суд сослался лишь на нормы Гражданского кодекса, в которых говорится про исключительное право на средства индивидуализации, проигнорировав призывы ответчика применять нормы закона в их системе, не отбрасывая нормы права, закрепленные в других статьях кодекса.
Так, такой способ защиты, как запрет на использование фирменного наименования, предусмотрен только п. 4 ст. 1474 Гражданского кодекса и может быть обращен только к другому юридическому лицу. А в соответствии с п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса только юридическому лицу запрещается использовать чужое фирменное наименование и то лишь при условии, что оба юридических лица осуществляют аналогичную деятельность.
Битва за доменное имя fujikura.su будет вестись до конца.
Вывод по доменным спорам
Хочется верить, что все же суды не будут необоснованно нарушать право на распространение информации, когда такая информация на самом деле закон не нарушает. Последствия такого подхода могут быть печальными.
В обоих рассмотренных случаях спорные обозначения использовались ответчиками не в качестве средств индивидуализации, а в качестве средств идентификации. Системное толкование норм закона очевидно приводит нас к необходимости такого различения. Пока что суды в доменных спорах преимущественно предпочитают ссылаться лишь на пункты статей о товарных знаках и фирменных наименованиях, говорящих об исключительном праве на их использование правообладателем, почему-то игнорируя другие пункты и статьи Гражданского кодекса, хотя не позволяют себе этого в спорах, не связанных с Интернетом.
Это вопрос времени, когда правоприменительная практика изменится к лучшему и придет к тому пониманию закона, которое в него заложено, когда применение одних и тех же норм будет одинаковым как для Интернета, так и для оффлайна. Хочется, чтобы это произошло как можно раньше, чтобы Высший Арбитражный Суд четко определил для нижестоящих инстанций верный алгоритм рассмотрения подобных дел и пресек практику незаконного лишения ответчиков их доменных имен.